美国联邦知识产权事务所深圳代表处

发明专利申请权转让-湖南发明专利申请-联邦知识产权代理：

浅析技术领域创造性审查中的考量因素

在创造性的审查中，审查员需要确定现有技术中是否存在技术启示。我国《专利审查指南》给出了认为存在技术启示的一种情况是：所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

　　实际审查中，审查员通常会基于技术问题或区别特征进行专利检索，当检索到对比文件时，还需要考虑，如果对比文件与专利申请属于完全不同、相隔较远的技术领域，是否给出了技术启示？本文中，笔者通过两个案例，就如何考虑不同的技术领域对技术启示的影响谈谈个人的理解。

案例1　　案例1为一种zhusheqi状的固相微萃取装置，权利要求1为：一种用于获得样品的zhusheqi，包含收集样品的纤维；保护套，纤维可从保护套中抽取和退回；排出和退回装置，包括设置在把柄内、将纤维锁入排出位置并释放纤维使其退回的凸轮，以及为凸轮提供张力的张力装置；拇指致动器和活塞，推动拇指致动器时推动活塞，用单手操作排出和退回装置。

　　权利要求1与对比文件1的区别为“排出和退回装置包括设置在把柄内、将纤维锁入排出位置中并释放纤维使其退回的凸轮，以及为凸轮提供张力的张力装置”。所要解决的技术问题是如何排出和退回纤维。对比文件2是一种自动笔，与案例1的技术领域完全不同，公开了设置在笔筒内用于排出和缩回笔尖的装置，包括一对凸轮以及提供张力的弹簧。因此，对比文件2公开了上述区别特征，并且作用相同，都是为了排出和缩回笔尖（纤维），但是对比文件2与案例1的技术领域相差太远，那么，这种情况下是否存在技术启示？　　我国《专利审查指南》规定，如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。《专利审查指南》中虽然规定可以在“其他技术领域寻找技术手段”，但需要考虑的是，本领域技术人员如何进入“其他技术领域”。实际检索中，审查员首先会在专利申请所属的技术领域中进行检索。如果没有合适的对比文件，则一般需要到功能类似或应用类似的技术领域进行检索。也就是说，功能类似或应用类似的技术领域是本领域技术人员容易想到寻找技术手段的其他技术领域。

　　再看案例1和对比文件2，案例1涉及的zhusheqi状的固相微萃取装置，按压致动器，纤维从保护套排出，再按压致动器，纤维退回到保护套。而对比文件2，按压笔帽，笔头从笔筒中排出，再按压笔帽，笔头退回到笔筒，两者结构类似，原理相同，是否属于功能类似的技术领域？此外，自动笔在日常生活中广泛使用，是普通技术人员非常容易且经常接触的产品，其解决的技术问题与案例1的技术问题相同。因此，本领域技术人员面对案例1的技术问题时，很容易想到去对比文件2所在的领域寻找技术手段。因此，对比文件2给出了技术启示。

（编辑：孙雅曼 ，编校：赵世猛，中药发明专利申请，审读：刘珊，美编：李羽）

来源：国知局

专利挖掘的三种商业模式

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李银惠  专利神教掌门

原标题：专利挖掘的三种商业模式

一、前言

根据对专利的感情不同，世界上分为三种老板。种是无感型，第二种是痛感型，第三种是无奈型。无感型，就是没遇见过专利问题，也没接触过。痛感型，就是因为专利倒霉过，所以对专利有“一朝被蛇咬十年怕井绳”的感觉，湖南发明专利申请，比较重视专利。无奈型，就是自己拿专利告别人，从来没赢过，所以很无奈。

痛感型的老板也希望自己有很多专利，所以对专利挖掘很是上心。可是，专利好客观的说，不以老板的意志为转移，因为老板一般不亲自写专利。懂技术的是技术工程师，一般不懂专利，写专利有难度。

从企业管理者的角度说，怎样才能挖掘专利呢

二、专利挖掘的三个条件

这篇文章谈的是在专利挖掘过程中的企业资源配置问题，适合的读者是企业的管理者和专利代理机构。

专利挖掘的条件肯定是，大老板觉得专利有用，大老板认为需要提高专利数量。如果大老板没兴趣，就不要做专利挖掘。这个不需要解释吧。

专利挖掘的第二条件肯定是，起码得有技术人员，有一定数量的技术人员，这个也不需要解释。专利其实跟创新的关联并不一定很大，只要有技术人员就有专利，至于技术水平高低反而没啥关系。

专利挖掘的第三条件肯定是，得花钱啊，企业得有钱，给专利方面充足的预算，而且不指望专利能迅速给企业赚到钱，甚至是要做好准备，企业的一生中，专利都是净亏损的，从未赚过钱。专利从来都不是一个能直接赚现金的部门，从来都是间接地，保障企业的市场。

三、专利挖掘的两种类型

专利挖掘应当分为两个大类，一类是技术原因的专利挖掘，第二类是专利原因的专利挖掘。技术原因的专利挖掘，就是先产生了技术，然后把这个技术申请专利。专利原因的专利挖掘，就是先产生了专利纠纷或者是在专利分析的过程中找到了有威胁的专利，然后就着这个专利，刻意创造一些规避设计的技术，再申请专利。

关于如何产生技术，那是技术人员的事，对应于本文的专利挖掘的一种商业模式。关于规避设计，需要先搞专利分析，再搞技术研发，然后才是申请专利，对应于本文的专利挖掘的第二种商业模式。而这两种专利挖掘，都可以采用本文的专利挖掘的第三种商业模式。

四、常规的专利代理模式

常规的专利挖掘方法，都是企业提供技术交底书给专利代理机构，并要求申请什么类型和多少件专利。但我感觉，大多数企业都不足以判断自己的技术应该申请多少件专利和什么类型的专利。

我在实际工作中，都是直接对企业说，你们只负责写交底书，至于申请的数量和类型，由我们专利代理机构检索分析之后，根据授权前景和保护范围，提出布局建议。大多数情况下，会比企业原来的申请数量要更多，而且企业也愿意接受。企业打算申请发明的，我们很可能会建议申请实用新型，因为我们认为授权前景不好。企业打算申请实用新型的，我们也可能建议申请发明，我们认为授权前景较好。自然，也有企业打算申请，我们告诉他不要申请了，没法授权。

总的来说，在无奈的行业环境里，我还略有节操。

也许是因为我对专利授权前景比较有把握，所以很诡异的事情是，我的团队的发明专利代理数量，是实用新型和外观设计的总和的几倍，发明授权率超过85%不成问题，按照：授权率=授权通知书/（授权通知书+驳回通知书）。

五、一种商业模式是重奖重罚法

这种方法的步骤包括：

1、指标

设立每年的专利申请数量，关于企业设立每年的专利申请数量指标是否合理的问题，我曾经有过反复。早，我对企业说，你们一定要设立每年的专利申请目标（仅仅因为我看到很多企业都这么干，但不知道为什么）。

然后，我认为企业设立专利申请目标是个很不专业的办法，因为一个企业有多少发明创造，难道是事先可以计划的吗？这不科学。

后，我还是回归了，我认为企业还真得设立每年申请数量目标。

原因是，不是科学不科学的问题，而是，就算是不科学的方法，也总比没有方法好些。不设立具体目标，就意味着技术人员永远都不会去写专利，任何人对于超出自己工作范围的事情，都是排斥的。这个世界上90%的人都是懒货，只有1%的人具有自我驱动力，9%的人比较不懒。我自认是90%的一员。

2、重罚

专利申请数量指标，应当分配到技术部的每个部门以及每个人，并成为每个人的年度考核的一部分。专利数量指标必须成为能够影响技术人员职业生涯的一部分。具体怎么管，那是企业管理的事情，我不懂。

3、重奖

申请一件发明专利的直接花费，发明专利申请机构，应该远不止代理费的5000块和官费的3450块，应该考虑到对发明人的奖励。基本上每个大企业都规定了申请奖励和授权奖励。例如，每个发明申请在申请阶段奖励5千元，在发明授权之后奖励2万元，给发明人平分。

一个发明专利花这么多钱值不值？考虑的应该不是专利值不值，而是专利所代表的技术值不值这么多钱去保护。

如果觉得专利不值得花这么多钱，应该是因为技术比较烂。当然，这也是常态，无可厚非。

总结：

设立明确的目标，建立重奖重罚的制度，你的企业的专利数量会迅速提高。如果想在不花钱的情况下，还没有什么技术人员的情况下，迅速提高专利数量。你有办法你告诉我，我也想学。

六、第二种商业模式是检索宣讲法

这种方法的步骤包括：

1、检索

由专利代理机构根据企业提供的技术关键词和竞争对手，按照月度或者季度检索获得行业内的全部新专利申请；作出初步阅读与分析。

2、宣讲

召开技术人员的专利宣讲会，在全体技术人员的面前，挨个展示每个专利的概括内容。由于专利很细致，真正细讲是不可能讲得完的，所以只能是概述。

3、搜集

由专利代理人主导，在会议现场搜集专利申请计划。

我从进入专利代理行业的以来，直到现在，都认为限制一个企业专利挖掘的根本问题，一直都是技术人员的专利交底能力，这个永远都是木桶的短板。原因容易理解，毕竟技术人员的本职工作是做技术，而不是写专利。而

所以，如何提高技术人员的专利水平，将是决定专利挖掘工作成败的关键因素。长期的实践中，我发现技术人员多的两个问题就是，一：不知道哪些东西可以申请专利；第二，不知道该怎么写交底书。而检索宣讲法刚好能够解决上述两个问题。

在宣讲会上，当技术人员看到竞争对手，申请的一些稀奇古怪、莫名其妙的专利之后，常常说的就是，这玩意也能申请专利啊，我们十年前都在用了。把检索到的专利全文发给技术人员，他们自然就可以根据对应的专利作为交底模板，模仿着撰写技术交底书。这样就解决了上述两个问题。

这种方式对于专利代理人的要求还是蛮高的，检索专利并不难，宣讲专利也不难，难的是第3步中当场搜集专利申请计划，这是需要较高的场面控制能力，能够主导技术人员的思路。

　　10、办理登记手续应缴纳的费用

　　办理登记手续时，不必再提交任何文件，申请人只需按规定缴纳专利登记费（包括公告印刷费用）和授权当年的年费，发明专利申请授权时，间距申请日超过两年的，还应当缴纳申请维持费。授权当年按照办理登记手续通知书中指明的年度缴纳相应费用。

　　11、专利权的维持

　　专利申请被授予专利权后，专利权人应于每一年度期满前一个月预缴下一年度的年费。期满未缴纳或未缴足，专利局将发出缴费通知书，通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起六个月内补缴，同时缴纳滞纳金。滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间一个月，加收当年全额年费的5% 计算；期满未缴纳的或者缴纳数额不足的，专利权自应缴纳年费期满之日起终止。

　　12、专利权的终止 　专利权的终止根据其终止的原因可分为：

　　（1）期限届满终止：发明专利权自申请日起算维持20年，实用新型或外观设计专利权自申请日起算维持满10年，发明专利申请找哪个公司，依法终止；

　　（2）未缴费终止：专利局发出缴费通知书，通知申请人缴纳年费及滞纳金后，申请人仍未缴纳或缴足年费及滞纳金的，专利权自上一年度期满之日起终止。

　　13、专利权的无效

　　专利申请自授权之日起，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求宣告该专利权无效。请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当按规定缴纳费用，提交无效宣告请求书一式两份，写明请求宣告无效的专利名称、专利号并写明依据的事实和理由，附上必要的证据。对专利的无效请求所作出的决定任何一方如有不服的，可以在收到通知之日起三个月内向人民法1院起诉。专利局在决定发生法律效力以后予以登记和公告。宣告无效的专利权视为自始即不存在。

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