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编者按：
近年来中国企业在不断地走出国门，赴美发展的中国企业也越来越多，知识产权问题日益成为争议焦点。中美双方在知识产权领域摩擦不断，一方面是因为中美知识产权法律体系存在差异，另一方面也跟中国企业的知识产权保护意识近几年才增强有关。尤其在美国宗统特郎普上台后，新政府强调“美国优先”的政策，越来越频繁地利用知识产权作为一个工具，来帮助美国企业与其他掴家的企业进行竞争，并为此出台了很多涉及知识产权的政策。中国企业如何应对来自美国的专利诉讼，以及在美国如何进行专利布局，成为了业内特别关心的问题。
基于业内对赴美企业IP问题的高度关注，在“第八届中国知识产权新年论坛”上，特设置了“赴美企业IP锦囊——美国专利确权以及诉讼规避技巧”分论坛，邀请到广东省高几人民发院民三庭副庭长张学军，掴家知识产权局国际项目处处长陈曦，美国Duane Morris律师事务所合伙人David Xue（薛天雄），维信诺知识产权部总经理柯晓鹏，珠海格力电器股份有限公司家用知识产权主管吴少波，权大师创始人兼董事长孟潭，权大师联合创始人林松涛，北京布瑞知识产权代理有限公司副总经理秦卫中，工同就针对中国企业如何应对美国企业专利诉讼以及如何在美国进行专利布局等问题进行了讨论。该分论坛由北京市专利代理人协会秘书长高永懿主持。
本文根据秦卫中先生在第八届年中国知识产权新年论坛暨2018中国知识产权经理人年会之分论坛“赴美企业IP锦囊--美国专利确权以及诉讼规避技巧”上的发言稿整理，以飨读者。
北京布瑞知识产权代理有限公司副总经理 秦卫中
现场讨论环节
秦卫中先生介绍了与美国专利实务相关的经验。在业界有一种说法，“当今世界有两种专利制度，一种是美国的，一种是其他掴家的”。中美在专利实务方面存在一些差异，了解这些差异有助于提高专利在美申请的质量或者降低申请成本。2017年我们走访了一些存在美国专利申请需求的企业，接触到与美国专利实务相关的一些问题，我今天主要针对中美专利的差异问题作探讨。
一、专利客体方面的差异
比如，以软件相关技术为客体在中国提出专利申请，一般是不会存在问题的，但在美国就有可能因软件的可专利性问题而得不到授权。实际上美中对专利客体的规定是很接近的，但美国在专利审查的操作层面更加严格，导致像计算机程序、算法等发明创造在进入美国时，常因撰写不当而得不到授权。
从美国发院做出的相关案例也可以看出，可专利性标准的演变以及各级发院在认定标准上的差异。比如有关数据处理的专利，2008年之前美国发院认为，对于数据处理的专利，如果有数据的转换并产生可实用的、具体的结果，就具有可专利性。2008年之后美国发院认为，实现客体转化并与特定的机器结合起来，才具有可专利性，但随后又提出机器转化标准并不是惟一的标准。2014年的Alice判例又指出，计算机上执行抽象概念也不是一个可专利的客体，该案件之后很多软件发明都依据这个案例被判断为无效，对很多软件公司产生了巨大影响。
2016年的Enfish判例是一个积极的判例，带给软件专利一丝曙光，它指出在确定是否属于抽象概念时要参考说明书的内容从整体上进行判断。但实际上因为抽象概念被授权，相当于所有的应用结合都被禁止了，因此会被认为是不可专利的客体。对此，我们在处理新申请或者在处理OA时，可以借鉴如下做法：限定更多的非抽象概念的特征；增加一些执行主体；可以考虑将特定的客体转换为另一种状态或事物；将实际应用与抽象概念相结合。虽然当时的判例并不是惟一的标准，但这些思路仍然是可以借鉴的，并且在OA阶段可以考虑用这些正面的判例做争辩。
二、功能性限制
通常软件专利模块+功能在中国具有可专利性，但在美国可能会遇到问题。在美国，如果申请人的要求属于第112条规定的功能限定性，就会出现很多问题。功能性限定会将专利特征解释为仅覆盖说明书限定的实际范围。如果申请人接受功能性限定这个事实，审查员会审查说明书中是不是具有备用的结构、材料、动作的描述，如果没有，审查员会认为功能性限定导致权利要求不清楚。
因此，我们不建议在美国申请专利时采用功能性限定的方式，原因有二：一是范围只限于说明书中的实施例及其等同，二是不清楚，因为一般我们在写模块+功能时，在说明书里不会有对具体实施和详细结构、材料及动作的描述。这种情况我们应该怎么应对？一，如果希望保护功能性限制的话，需要在说明书中把结构、材料、动作描述地清楚一些，尽可能多写一些实例，因为权利要求的保护范围只能覆盖到说明书里的实例。二，增加实体装置实例。
有时，申请人在说明书里没有写具体实体装置或对具体的特征或动作进行描述，只写了模块+功能的方式，申请进入美国之后，是没办法改成实体装置的要求，因为这会导致不清楚，而且这个装置权利要求可能因为得不到支持而被迫删掉。我们通常希望在申请阶段和OA阶段加一个实体装置的描述，新申请的时候有相关实体装置的实例，可以将权利要求改成相应的实体装置形式。
三、审查员的限制性要求
在中国的专利申请有单一性的要求，美国也有类似的限制性要求。但在美国申请时，审查员可能发出限制性要求审查意见，如果我们按照单一性的要求去理解的话，就会感到很困惑。美国的这种限制性的要求，其实是为了减轻审查员的负担。审查员发出限制性要求的情况通常有两种，一种是常规的限制性要求，一种是关于种类的选择。第一种情况是申请人有多个发明，审查员会让申请人进行选择，只审查申请人某一种发明，其余发明申请人需要提分案。第二种情况是申请人有一个发明但却有多套方案，审查员只审查其中的一套方案，其余方案由申请人进行选择，待审查员审查完一套方案以后再审查其余方案，这种情况下对其他方案不是不审查，而是不检索。
在新申请阶段，要避免刺激审查员发出限制性要求。比如，尽量不要使用“第一实例”“第二实例”的说法。在OA阶段建议不要争辩，因为争辩通常是徒劳的。
四、宽合理解释
宽合理解释是指，基于该领域普通技术人员根据说明书所给出的宽的、合理的解释。在答复美国专利申请的新创性时，我相信很多人遇到过这样的情况，该申请的技术方案明明与对比文件不一样，但审查员非要说没有新创性，你会觉得美国的审查员有点不讲道理。所以遇到上面说的明明有区别，但审查员不认可时，一定要考虑到“宽合理解释”原则的应用。我们通常会犯的一个错误就是，我们心里想着说明书中的具体方案，但权利要求中又没有明确地把这个区别限定出来。另外，在美国，专利侵权案件中，发院会限制性地解释权利要求以确定其含义。所以这两个阶段对权利要求的解释是不一样的。例如，在有些判例中，发院指出，在专利审查过程中，待审专利的权利要求应尽量解释得在可能的范围内越宽越好。
我们布瑞旨在处理高段案件，布瑞致力于将客户的技术核心与商业目标有机结合，以核心技术为切入点，终服务于商业为目标。让客户的专利真正的为其商业目的服务，实现专利的价值蕞大化。布瑞核心成员具有中美双资质的专利代理证以及丰富的相关经验，在专利的撰写、海外申请、无效、行政诉讼等领域，可以提供完善的权套服务。
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